Legge e dintorni

Cristina Bellomunno

Senior Counsel

Legalitax Studio Legale e Tributario - Italia

Da un punto di vista giuridico, la funzione principale del marchio è quella di distinguere un prodotto o un servizio come proveniente da una certa impresa. Per tale motivo non è consentito registrare come marchio segni che, considerati i prodotti o i servizi cui si riferiscono, creino confondibilità con un marchio precedente. 

In altri termini, in linea generale, l’ordinamento giuridico ammette la presenza di due segni uguali o simili per prodotti o servizi tra loro diversi ma non la ammette per prodotti o servizi uguali o simili. 

Ciò vale sia nella legislazione nazionale che in quella dell’Unione Europa.  

Di seguito – a titolo di esempio - diamo conto di una decisione dell’11 aprile 2022 della Commissione dei Ricorsi1 in relazione ad una domanda di marchio depositata dell’UE per prodotti cosmetici nei confronti della quale il titolare di un marchio antecedente, anch’esso depositato per prodotti cosmetici, ha depositato opposizione. La decisione si può leggere nella sua interezza qui.

Con domanda depositata in data 10 settembre 2019, la società FM World Sp. z o.o. chiedeva la registrazione del marchio figurativo per prodotti appartenenti alla classe 3 (cosmetici) (per i dettagli del marchio di cui si chiedeva la registrazione si veda qui. 

La società AATC Trading AG, presentava un'opposizione alla registrazione della domanda di marchio sulla base della propria registrazione di marchio anteriore ALAÏA anch’esso depositato per prodotti della classe 3.

In data 16 luglio 2021 la divisione di Opposizione accoglieva integralmente l'opposizione, e respingeva la domanda di marchio per tutti i prodotti in contestazione in quanto riteneva sussistente un rischio di confusione tra i segni. 

Contro tale decisione veniva proposto appello alla Commissione dei Ricorsi la quale esaminava la questione prendendo in considerazione, tra le altre cose: 1) il pubblico di riferimento; 2) la comparazione dei prodotti; 3) la comparazione dei segni; 4) la valutazione globale del rischio di confusione. 

Il pubblico di riferimento 

Il pubblico di riferimento è il consumatore medio dei prodotti e servizi in conflitto, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Il livello di attenzione del consumatore può variare in funzione della categoria di prodotti o di servizi di cui trattasi.  

Nel caso in questione la Commissione dei Ricorsi, considerati i prodotti cui i marchi si riferiscono, ha ritenuto che “i consumatori tendono ad essere attenti nell'acquisizione di prodotti per la cura del corpo, in ragione di considerazioni estetiche o di preferenze personali, di sensibilità, allergie, genere di pelle e capelli ecc.”. 

Sulla base di tali considerazioni la Commissione ha ritenuto che il livello di attenzione del pubblico di riferimento, almeno in parte, per i prodotti in questione, varia da medio a elevato.  

La comparazione dei prodotti 

La Divisione di Opposizione ha ritenuto che i prodotti contestati della classe 3 sono identici o (almeno) simili a quelli rivendicati dal marchio anteriore, essi pure appartenenti alla classe 3. 

La comparazione dei segni  

Successivamente, la Commissione dei Ricorsi ha confrontato i segni in conflitto, qui sotto rappresentati. 

Come si vede, il marchio denominativo (ossia composto solo da parole) anteriore "ALAÏA” è composto da cinque lettere e potrebbe essere percepito come un nome; ad esso quindi il consumatore medio non attribuisce in genere alcun particolare significato concettuale, a meno che il nome o il cognome non siano particolarmente noti (come quelli di persone famose).

Il segno contestato contiene un elemento figurativo composto da motivi ornamentali in varie forme (quadrati e cuori). Sotto questo elemento figurativo compaiono elementi verbali: "Alaya" e "LUXURY makeup COLLECTION".  

L'elemento denominativo "Alaya" del segno contestato è anch'esso costituito da cinque lettere e potrebbe anche essere percepito come un nome. La dicitura "LUXURY makeup COLLECTION" è descrittiva in relazione ai prodotti della Classe 3 (cosmetici), e sarà percepita dal consumatore di riferimento, anche se non di lingua inglese, come riferita a una serie di prodotti per trucco di alta qualità essendo del tutto chiaro il significato letterale delle parole "LUXURY", "makeup" e "COLLECTION" in inglese.  

Premessa la descrizione dei segni n conflitto, la Commissione dei Ricorsi ha operato una comparazione tra i segni che è avvenuta (come di prassi) sulla base di un criterio a) visivo; b) fonetico; c) concettuale. 

1. Criterio visivo 

Sotto il profilo visivo, i segni sono simili in basso grado.  

L'elemento denominativo del marchio opposto ("Alaya") è riprodotto in una scrittura leggermente stilizzata e chiaramente leggibile maiuscola con una piccola "taglio" nelle lettere "L" (lateralmente sinistra) e "Y" (sul lato destro). Tale termine svolge un ruolo distintivo autonomo nel segno contestato e, essendo il primo elemento verbale di tale segno, cattura maggiormente l'attenzione del pubblico (che legge da sinistra verso destra). Al contrario, la dicitura inglese non distintiva "LUXURY makeup COLLECTION" è di importanza secondaria in virtù della sua posizione subordinata e delle sue piccole dimensioni. Anche se l'elemento figurativo del segno contestato è grande e visivamente co-dominante, è probabile che il pubblico di riferimento faccia riferimento al marchio all'elemento denominativo "Alaya".  

 Infatti, quando un marchio è composto da elementi denominativi e figurativi, è probabile che il consumatore si concentri principalmente sull'elemento denominativo come punto di riferimento e non vi è ragione alcuna per cui tale principio non si applichi al caso di specie.  

2. Criterio fonetico 

Sotto il profilo fonetico, i segni sono identici o altamente simili almeno per una parte del pubblico di riferimento. 

Entrambi i segni saranno pronunciati "a-la-ja" o "a-la-ia". La pronuncia differisce nel suono dell'espressione "LUXURY makeup COLLECTION" del segno contestato. Tenendo conto delle piccole dimensioni e della posizione di tali parole all'interno del segno (alla fine), del loro impatto minore e della tendenza dei consumatori ad abbreviare un marchio composto da più parole per facilitare la pronuncia, tale espressione può anche essere omessa dai consumatori quando si riferiscono al segno contestato. 

Quando un marchio è composto da più parole, i consumatori tendono a non pronunciare elementi verbali non distintivi del segno se tali elementi possono essere chiaramente separati dall'elemento distintivo del marchio. Ciò è particolarmente vero se le parole aggiuntive e meno distintive sono scritte in minuscolo o sono poste alla fine del segno, come nel caso di specie 

3. Criterio concettuale 

Sotto il profilo concettuale, i segni sono dissimili per i consumatori che comprendono il significato dell'espressione "LUXURY makeup COLLECTION". Tuttavia, ciò non equivale a una differenza concettuale significativa tra i due segni in questione, in quanto tale espressione occupa una posizione secondaria all'interno del segno contestato e non è distintiva, mentre gli elementi denominativi altamente simili "ALAÏA” e "Alaya" sono privi di significato.  

La valutazione globale del rischio di confusione 

Nella valutazione globale del rischio di confusione un ruolo determinante è svolto da come i marchi vengono percepiti dal pubblico di riferimento.

Di norma, il consumatore medio percepisce un marchio come un tutt'uno e non effettua un esame dettagliato degli elementi che lo compongono con la conseguenza che la valutazione della somiglianza tra due marchi deve essere effettuata esaminando ciascun marchio nel suo insieme, anche se ciò non esclude che l'impressione complessiva relativa ad marchio complesso (ossia prodotta da più elementi: grafici e/o denominativi) prodotta nella memoria del pubblico possa, in determinate circostanze, essere dominata da una o più delle sue componenti. 

La valutazione del rischio di confusione nella mente del pubblico dipende da numerosi fattori quali la notorietà del marchio anteriore sul mercato, l'associazione che può essere fatta con il marchio registrato, il grado di somiglianza tra i marchi e tra i prodotti o servizi designati. Essa deve essere oggetto di valutazione globale ed implica una certa interdipendenza tra i fattori che entrano in considerazione, e in particolare tra la somiglianza dei marchi e quella dei prodotti o servizi. Così, un elevato grado di somiglianza tra i prodotti o servizi può essere compensato da un tenue grado di somiglianza tra i marchi e viceversa. 

Inoltre, occorre tener conto del fatto che il consumatore raramente ha la possibilità di procedere a un confronto diretto dei vari marchi, ma deve fare affidamento sul ricordo imperfetto che ne ha mantenuto nella memoria. 

Nel caso di specie, i prodotti in conflitto nella Classe 3 sono stati considerati in parte identici e in parte simili.  Essi sono rivolti al grande pubblico e a clienti commerciali con un grado di attenzione medio e elevato. I segni in conflitto sono visivamente simili in basso grado e identici o altamente simili dal punto di vista fonetico (almeno per una parte del pubblico di riferimento). Per i consumatori che comprendono l'espressione "LUXURY makeup COLLECTION", i segni sono concettualmente dissimili. Il marchio anteriore gode di un normale grado di carattere distintivo intrinseco.  

Conclusioni 

Tenuto conto di tutto di quanto sopra, la Commissione dei Ricorsi ha ritenuto che il pubblico di riferimento può attribuire al titolare del marchio anteriore l'origine dei prodotti identici e simili coperti dal segno contestato e che gli elementi di differenziazione tra i segni non sono sufficientemente importanti da escludere un rischio di confusione. Da ciò ne consegue che il marchio successivo non può essere concesso. 

In altri termini il segno di cui si chiedeva la registrazione è stato considerato contrario all’articolo 8, comma 1, lett. b) del Regolamento UE) 2017/1001 del 14 giugno 2017 sul marchio dell'Unione europea  a mente del quale il marchio richiesto è escluso dalla registrazione se: «a causa dell'identità o della somiglianza di detto marchio col marchio anteriore e dell'identità o somiglianza dei prodotti o servizi per i quali i due marchi sono stati richiesti, sussiste un rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato; il rischio di confusione comprende il rischio di associazione con il marchio anteriore». 

Come si vede quindi l’EUIPO (European Intellectual Property Office), ufficio dell’Unione Europea deputato alla concessione di marchi, adotta dei criteri specifici nella valutazione della sussistenza del rischio di confusione e quindi, prima di procedere alla registrazione di un marchio è opportuno non solo effettuare delle ricerche volte a verificare la presenza di marchi uguali ma anche di marchi simili e operare, attraverso dei professionisti specializzati, una valutazione sulla loro confondibilità; ciò al fine di evitare che la domanda di marchio sia respinta con inutile dispendio di risorse anche economiche.